Как зарегистрировать торговую марку в Италии

Чтобы стать владельцем торговой марки (ТМ) на национальном уровне, необходимо зарегистрировать ее в Итальянском ведомстве по патентам и товарным знакам (UIBM) Министерства экономического развития. В этой статье представлена вся информация, необходимая для ознакомления с процессом регистрации ТМ: допустимые виды, методы и процедуры, сроки и стоимость операции.

Что именно можно зарегистрировать в виде ТМ

Все признаки - графически представляемые - способные отличить товары или услуги компании от других, могут представлять собой торговые марки:

А именно:

• слова (включая личные имена);
• рисунки и графика;
• буквы;
• цифры;
• звуковые знаки, записываемые формами нотного ряда;
• формы продукта или его упаковки;
• цветовые комбинации или оттенки.

Закон требует, чтобы знак, который будет зарегистрирован в качестве ТМ, отвечал следующим условиям:

• был новым, т.е. его нельзя было спутать с чужими марками (брендами, доменными именами, коммерческими названиями);
• подходил для представляемого продукта или услуги.

не противоречил закону, общественному порядку и морали и, прежде всего, не вводил в заблуждение потребителей, представляя ложные данные относительно географического происхождения, характеристик и качества соответствующих товаров и услуг.

Итальянское законодательство запрещает регистрировать следующие знаки в качестве ТМ:

• гербы, эмблемы и другие государственные символы, а также знаки и символы, представляющие общественный интерес (эмблемы, награды и другие знаки отличия), если только компетентный орган не уполномочил их регистрацию;
• знаки и символы, которые могут обмануть общественность, в частности, относительно географического происхождения, характера или качества продуктов или услуг;
• портреты лиц без их согласия, личные имена, отличные от имен владельца ТМ, если на то нет специального разрешения; известные и популярные имена, - знаки, используемые в художественной, литературной, научной, политической или спортивной областях, названия событий, учреждений и ассоциации, не преследующих коммерческие цели, а также эмблемы, характерные для них;
• знаки, которые нарушают авторские права или другие виды исключительного права третьих лиц;
• знаки, состоящие исключительно из привычных названий продуктов или услуг;
• знаки, которые уже широко используются;
• знаки, идентичные или похожие на знак, уже известный как товарный, если это может привести к путанице для потребителя;
• знаки, идентичные товарному знаку, уже зарегистрированному в другом государстве другим субъектом.

Кто может зарегистрировать торговую марку в Италии

Как гласит национальное законодательство, "любой, кто использует торговую марку или предлагает использовать ее при производстве или торговле продуктами или при предоставлении услуг своей собственной компании или компаний, которые он контролирует" может зарегистрировать новый торговый знак в Италии. Это может быть как физическое, так и юридическое лицо.

Следовательно, разрешено регистрировать ТМ также тем то, кто не собирается использовать ее напрямую: например, рекламным агентствам, консорциумам производителей или финансовым холдингам.

Коллективный торговый знак может быть зарегистрирован ассоциациями производителей, поставщиков услуг или торговцев. Следовательно, коллективный знак должен быть зарегистрирован субъектами, обладающими адекватной структурой, гарантирующей эффективное управление одним и тем же товарным знаком, и предоставляется в пользование всем производственным компаниям, которые подчиняются правилам, установленным владельцем.

Заявитель может подать заявку на регистрацию ТМ лично или выбрать представителя, который будет выбран из числа консультантов по промышленной собственности, зарегистрированных в специальном профессиональном реестре Ведомства по патентам и товарным знакам Италии, или среди юристов, зарегистрированных в соответствующих регистрах.

Представитель является обязательным только в том случае, если у заявителя в Италии нет производственного объекта или юридического адреса.

Регистрация товарного знака для различных классов товаров и услуг

Одним из наиболее деликатных аспектов регистрации товарного знака компании является идентификация классов продуктов или услуг, для которых запрашивается защита.

В соответствии со ст. 7 Кодекса объектов промышленной собственности, по сути, товарный знак защищен только со ссылкой на определенные продукты или услуги, точно описанные в заявке на регистрацию.

Заявка на регистрацию должна касаться абсолютно нового товарного знака. Поэтому не разрешается регистрировать идентичные или сходные с уже зарегистрированными третьими лицами товарными знаками для идентичных или сходных продуктов или услуг, если из-за идентичности или сходства знаков и идентичности или сходства между продуктами или услугами может возникнуть риск путаницы для публики (пункт 1 статьи 12, лит d) ГК).

Таким образом, регистрация товарного знака, в соответствии со ст. 20 ГК, защищает его владельца от несанкционированного использования:

- знаков, идентичного зарегистрированному товарному знаку для продуктов или услуг, идентичных указанным при регистрации;
- знаков, идентичных или похожих на зарегистрированный товарный знак для идентичных или аналогичных продуктов или услуг, когда существует риск путаницы для общественности.

Кроме того, в случае известных брендов владелец имеет право запретить третьим сторонам использовать продукты или услуги, не относящиеся к тем, для которых был зарегистрирован бренд.

Следовательно, в любом случае продукты или услуги, указанные в заявке на регистрацию, представляют собой отправную точку для определения степени защиты, предоставляемой самой регистрацией.

В случае, если вы хотите распространить защиту вашего товарного знака на другие продукты или услуги, отличные от первоначально указанных, вы должны подать новую регистрационную заявку. Аналогичным образом, в случае, если владелец желает уменьшить количество продуктов или услуг, указанных во время первой регистрации, необходимо будет подать отдельную заявку, ограничив классы продуктов или услуг в отношении уже поданной заявки.

Как зарегистрировать ТМ в Италии

Предварительные проверки

Прежде чем подать заявку на регистрацию товарного знака, желательно соблюдать некоторые общие правила:

• убедитесь, что знак соответствует требованиям законодательства;
• убедитесь, что регистрируемый бренд не имеет негативных коннотаций не только в Италии, но и в других странах;
• убедитесь, что соответствующее доменное имя (или интернет-адрес) свободно;
• убедитесь, что бренд легко читается, пишется, хранится и легко рекламируется на любых носителях;
• выполните предварительный поиск: чтобы убедиться, что регистрируемый знак не идентичен или не похож на ранее зарегистрированные товарные знаки; Исследование может проводиться по конкретным базам данных, доступным на веб-сайте ВОИС, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Хотя никакие исследования по разным причинам не могут дать вам абсолютний уверенности в том, что нет товарного знака, равного или сходного с тем, который вы намереваетесь представить для тех же или аналогичных продуктов / услуг, он позволяет вам создать первый важный фильтр.

определите классы товаров / услуг, для которых предназначен товарный знак, с использованием Международной системы классификации товарных знаков. Важно, чтобы товарный знак был зарегистрирован во всех классах, в которых он предназначен для использования.

Подача заявки

Заявка на регистрацию в качестве товарного знака должна быть оформлена на специальном бланке и подана в любую торговую палату. В качестве альтернативы, заявка может быть отправлена ​​по почте в Итальянское ведомство по патентам и товарным знакам - Отдел VIII - Via Molise 19 - 00187 Рим, заказным письмом с уведомлением о возврате (однако этот вариант не рекомендуется, поскольку UIBM обязан передавать запрос в Торговую палату с целью присвоения номера и даты подачи заявки с очевидными временными затратами) или через веб-сайт www.servizionline.uibm.gov.it.

Заявка должна содержать:

• Заполненный бланк (скачать ЗДЕСЬ): 1 оригинал и 2 копии (гербовая марка стоимостью 16,00 евро должна быть прикреплена к оригиналу);
• Квитанция об уплате регистрационного взноса налоговому органу;
• Квитанция об оплате на почтовый счет административных сборов в Торговую палату, куда подается заявка;
• Письмо о назначении представителя (если есть);
• Доверенность (если есть).

В случае подачи заявки на регистрацию коллективного торгового знака также должна быть приложена копия договора об использовании этого знака, содержащая точные положения относительно мер контроля и связанных с ними санкций: поскольку коллективный знак является товарным знаком, предоставленным «в отступлении» от законодательства, касающимся отдельных товарных знаков, несоблюдение нормативных стандартов, если оно не будет санкционировано, фактически аннулирует условия предоставления товарного знака в качестве коллективного.

Экспертиза заявки

Процесс регистрации национальных брендов делится на несколько этапов:

Приемлемость: Ведомство осуществляет поверхностный контроль того, соответствует ли заявка условиям, установленным законодательством, перечисленным выше.

Формальная экспертиза: Ведомство осуществляет детальный контроль того, соответствует ли заявка условиям, установленным законодательством, перечисленным выше.

Техническая экспертиза: Ведомство переходит к технической экспертизе, ìчтобы убедиться, что нет никаких абсолютных препятствий для регистрации.

Публикация: после рассмотрения заявка на регистрацию незамедлительно становится доступной для общественности и сообщается в Патентном бюллетене об изобретениях, моделях и товарных знаках; этот бюллетень публикуется UIBM не реже одного раза в месяц.

На этом этапе любая заинтересованная сторона может направить письменные замечания в UIBM, указав причины, по которым товарный знак должен быть исключен из регистрации. Если UIBM считает замечания актуальными, он проинформирует заявителя о том, что тот может представить свои обоснования и объяснения в течение тридцати дней с даты сообщения. В противном случае заявка будет отклонена.

Регистрация: если подтверждено, что нет никаких препятствий и не было предъявлено никаких возражений, товарный знак регистрируют, и Ведомство выдает свидетельство о регистрации.

Внимание! Обычно между моментом подачи заявки и выдачей свидетельства о регистрации товарного знака проходит более 6 месяцев. После проверки его приемлемости сотрудники ведомства фактически должны выждать 3 месяца, чтобы разрешить любое возможное административное возражение против регистрации товарного знака.

Стоимость регистрации товарного знака в Италии

Стоимость регистрации товарного знака (первый депозит) зависит от количества идентифицированных классов.

Вот статьи расходов:

1. Государственные налоги

Гербовый сбор - € 16,00

Оплата в налоговое управление

В случае единой ТМ:

- € 101,00 - регистрационный взнос (+€ 34,00 за каждый добавленный класс).

В случае коллективной ТМ:

- € 337,00 регистрационный взнос за один или несколько классов

2. Секретарские сбoры

Оплата в торговую палату в размере € 40,00 или € 43,00 + гербовый сбор € 16,00 (если требуется заверенная копия отчета о подачи заявления на регистрацию)

3. Почтовый сбор (оплачивается только в случае внесения оплаты через почтовое отделение)

Оплата в Торговую палату Рима производится на текущий счет n. 33692005 с указанием «Секретарские сборы за подачу заявки на регистрацию товарного знака» € 40,00 (простая копия) или € 43,00 + гербовый сбор € 16,00 (если требуется заверенная копия отчета о подачи заявления на регистрацию).

4. Письмо о назначении представителя (только в том случае, если подача заявки на регистрацию осуществляется через делегированное лицо) - € 34,00 + € 16,00

Все действующие налоги можно просмотреть здесь

Подать заявку на регистрацию товарного знака можно в любой момент.

Продолжительность гарантированной защиты ТМ составляет 10 лет с даты регистрации. Действие свидетельства может быть продлено на неопределенный срок и запрашивается каждые 10 лет.

Регистрация торговой марки через квалифицированного специалиста 

Заявка на регистрацию торговой марки может быть подана непосредственно заявителем без вмешательства квалифицированного специалиста, однако, хотя процедура может показаться, на первый взгляд, несложной, а затраты относительно низкими, те, кто решит не полагаться на эксперта для выполнения необходимых проверок и подготовки заявки на регистрацию бренда, подвергаются многочисленным рискам.

При этом единственными субъектами, которые могут представлять заявителя в Итальянской службе по патентам и товарным знакам являются агенты, консультанты по промышленной собственности или юристы, зарегистрированные в соответствующей коллегии.

Эти субъекты позаботятся о проведении необходимых проверок для того, чтобы:

- торговая марка, для которой запрашивается регистрация, соответствовала требованиям закона;
- торговая марка была представлена наилучшим образом, чтобы удовлетворить реальные потребности заявителя (например, регистрация словесного товарного знака отличается от регистрации не только названия, но и логотипа бренда);
- были верно определены классы продуктов/ услуг, для которых следует запрашивается защита;
- провести поиск уже зарегистрированных ТМ, чтобы знак, для которого запрашивается регистрация, не нарушал права других.

Эти исследования необходимы, поскольку заявитель вряд ли обладает опытом и инструментами, необходимыми для оценки заявки на регистрацию с технической и юридической точек зрения.

Фактически, предварительная экспертиза, имеет решающее значение и не может быть легко выполнена неспециалистом, а также идентифицирует классы продуктов и продуктов или услуг, для которых запрашивается регистрация.

Таким образом представители и агенты могут убедиться, что заявка на товарный знак заполнена правильно и точно, что снижает риски отклонения заявки в патентном бюро.

На самом деле, согласно ст. 172 ГК, до того как Итальянская служба по патентам и товарным знакам зарегистрировала товарный знак, заявитель имеет право исправить заявку в несущественных аспектах. 
Например, разрешено следующее:

- очень незначительные изменения логотипа бренда;
- в случае регистрации словесного товарного знака допускаются такие изменения, как дальнейшее добавление к словесному товарному знаку слов или букв, не искажающих его значения;
- ограничения к списку товаров / услуг, первоначально указанных в заявке, в то время как расширения не допускаются.

Кроме того, после получения регистрации любые изменения и ограничения должны быть доведены до сведения патентного бюро посредством специального запроса, в то время как для изменений в праве собственности на товарный знак должен быть сделан также отдельный запрос.

Любые существенные изменения в товарном знаке или запросы на изменение защиты, требуемой в отношении уже указанных классов продуктов или услуг, должны быть сделаны путем подачи новой заявки на регистрацию торговой марки.

Поддержка квалифицированного специалиста также является уместной, когда патентное бюро обнаруживает какие-либо критические проблемы или против заявки на регистрацию возражает третья сторона. 

Следует понимать, что любые ошибки в заявке на регистрацию товарного знака приводят к регистрации, которая не подходит для реальных потребностей предпринимателя и в любом случае это рискованно, поскольку такую торговую марку легче "атаковать" (третьи стороны могут объявить ее недействительной или спровоцировать ее исчезновение другими способами).

Торговая марка Европейского Союза

Заявитель, желающий защитить бренд на всей территории Европейского Союза, может подать заявку на регистрацию торговой марки Европейского Союза.

Таким образом, с помощью единой процедуры регистрации и единого сертификата можно получить исключительную защиту бренда, которая распространяется на все государства-члены ЕС, с автоматическим распространением на новые государства, которые должны вступить в сообщество. 

Владельцы зарегистрированной в Италии торговой марки в течение шести месяцев с даты подачи национальной заявки могут запросить территориальное расширение на всю территорию Европейского Союза. 

Предпосылки и требования законодательства, применимого к торговым маркам Европейского Союза (Регламент Европейского Союза по товарным знакам (EU) 2017/1001), в значительной степени соответствуют тому, что предусмотрено для итальянских торговых марок.

Тем не менее, подача заявки на регистрацию в Европейском Союзе влечет за собой большие риски для заявителя, прежде всего, из-за того, что число зарегистрированных брендов (как вы помните, новая ТМ должна оцениваться с точки зрения новизны), безусловно, более многочисленно, чем только на территории Италии. Поэтому даже в этом случае следует положиться на помощь специалистов.

Исследование приоритета товарного знака

Прежде чем приступить к подачи заявки на регистрацию и даже просто начать использовать определенный отличительный знак, рекомендуется проверить, что идентичные или похожие товарные знаки уже не зарегистрированы для идентичных или аналогичных продуктов или услуг.

Такая проверка, обычно называемая исследованием приоритета товарного знака, должна учитывать территорию, для которой вы намереваетесь запросить защиту, и продукты / услуги, для которых вы хотите зарегистрировать товарный знак.

Например, со ссылкой на регистрацию итальянского товарного знака, заявитель должен удостовериться в том, что ранее не было зарегистрировано аналогичных или идентичных товарных знаков на итальянской территории для идентичных продуктов или услуг, для которых он намеревается запросить регистрацию. Это означает, однако, что поиск должен включать как итальянские бренды, так и бренды Европейского союза, которые также действуют на итальянской территории, или международные торговые марки, действующие и на итальянской территории.

Следует отметить, что патентное бюро, в отличие от других ведомств, не проводит каких-либо предварительных исследований заявок на регистрацию товарных знаков. Это означает, что даже если процедура регистрации заканчивается предоставлением товарного знака, это не исключает того, что третьи стороны могут впоследствии потребовать аннулирования регистрации товарного знака, если последний будет признан противоречащим правам третьих лиц.

Расширение границ действия национальной торговой марки (международная регистрация торговой марки)

То, что обычно называют «международной торговой маркой», на самом деле, не является действующей на международном уровне торговой маркой, а наоборот, национальной торговой маркой (ТМ) государства, которое придерживается Мадридского соглашения, или ТМ Европейского союза, регистрация которой распространяется на другие государства (среди тех, кто придерживается Мадридского соглашения). 
В настоящее время сюда входят 122 государства.

Запрос на международную регистрацию торговой марки варьируется в зависимости от того, запрашивается ли расширение границ действия национальной ТМ или ТМ Европейского союза.

Международное расширение границ действия национальной (итальянской) торговой марки

Процедура осуществляется путем отправки запроса в Торговую палату, с заполнением специального бланка и уплатой гербового сбора.

Расширение границ действия ТМ может быть запрошено в любое время, и, если оно производится в течение шести месяцев с даты подачи национальной заявки на регистрацию ТМ, дата регистрации международной торговой марки совпадает с датой подачи национальной заявки.

Международное расширение границ действия торговой марки Европейского Союза

Процедура осуществляется путем заполнения и отправки в электронном виде специального бланка через портал EUIPO.

Первые пять лет существования международный бренд сосуществует с ТМ национальной или Европейского Союза, для которой было запрошено расширение границ. Если по какой-либо причине эта ТМ перестает существовать, соответствующий международный бренд автоматически аннулируется.

Затраты на расширение границ действия торговой марки

Заявитель должен нести как расходы, связанные с представлением заявки в Торговую палату или EUIPO, так и уплатить фиксированный административный сбор, а также сборы, взимаемые каждым отдельным государством, для которого он запрашивает расширение. Следовательно, расходы зависят от законодательства государств, в которых этот товарный знак должен охраняться.

Иностранные бренды

В случае, если заявитель не заинтересован в регистрации товарного знака в Европейском союзе или, в случае международного распространения бренда на одно из государств, которое не следует процедуре регистрации, указанной выше, вы можете запросить национальную регистрацию ТМ непосредственно в ведомстве по ТМ соответствующего государства.

В любом из описанных случаев, безусловно, целесообразно полагаться на помощь специалиста, имеющего право представлять заявителя в ведомствах иностранных государств. Фактически, нормативные акты могут значительно отличаться от тех, которые касаются регистрации ТМ Италии.